Todos os contratos têm cláusulas base que devem ser seguidas: objeto, pagamento, prazo, rescisão, etc. No Contrato de Licenciamento de Uso de Marca, que visa possibilitar à empresa licenciante o uso da marca registrada pela empresa licenciada, há algumas especificidades contratuais que devem ser observadas, seguindo, também, as orientações do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), para garantir da melhor maneira que as disposições contratuais sejam válidas.
Uma das peculiaridades do objeto deste contrato é que, visando ao cumprimento da Lei de Propriedade Intelectual (Lei nº 9.279/96), é necessário inserir o nome completo da marca objeto do licenciamento, seu número de registro, as condições relacionadas à exclusividade, ou não, da licença e se há, ou não, autorização para sublicenciamento.
O nome completo e o número registrados da marca devem ser inseridos não apenas para seguir as disposições normativas mas também para que a licenciada possa atestar a existência e a autorização concedida pela licenciante. Neste esteio, é interessante observar, apesar de não constar como obrigatoriedade, a abrangência territorial da marca – isto é, os locais de alcance da proteção pelo registro da referida marca – conferindo se o local no qual a empresa licenciada pretende utilizá-la está abarcado pela tal abrangência territorial.
Marcas registradas no Brasil gozam de proteção em todo território nacional. Logo, seu registro é válido apenas no país de registro, fator cuja observação é importante dada a variação de regras de licenciamento nos diferentes países. Caso o objeto do contrato envolva exportação dos produtos licenciados, será necessário estudo das regras de licenciamento e da existência do registro da marca naquele país que os receberá antes de determinar as condições contratuais.
A opção de se licenciar uma marca com exclusividade é estritamente comercial, podendo, neste caso, conferir à marca maior valor de mercado – já que exclusivo – e, eventualmente, mais restrições para a licenciada atuar, bem como a possibilidade de sublicenciamento a terceiros, devendo o sublicenciamento ser previsto no registro perante o INPI e contratualmente.
Para fins contratuais, posteriormente, é importante que se determinem os meios de difusão da marca, o que deve sempre ser feito da maneira mais detalhada possível, não deixando qualquer subjetividade quanto aos meios, quantidade, qualidade e necessidade de aprovação prévia do conteúdo a ser divulgado.
A previsão é mais simples quando os meios de difusão são apenas de produtos físicos. No entanto, há casos em que se determinam meios amplos de difusão, como “meios eletrônicos”, conceito que abarca todas as redes sociais, meios televisivos, sites, aplicativos, entre outros, além de não determinar, por si, como e em qual quantidade a divulgação deverá ser realizada, tal qual se a licenciante deverá, previamente, autorizar aquela referida divulgação.
Logo, havendo uma definição objetiva dos meios de difusão permitidos, garantir-se-á maior segurança a ambas as partes: à licenciada, que saberá não estar descumprindo o contrato caso siga os termos nele prescritos, e à licenciante, que poderá exigir da licenciada o cumprimento do contratualmente previsto.
Durante as negociações entre licenciada e licenciante, muitas empresas se utilizam da divulgação de rascunhos de desenhos ou esboços da marca, de modo que fique mais claro se a licenciada está outorgando poderes para uso de sua marca nas formas nominativa (o nome em sua forma escrita apenas), figurativa (somente um símbolo), mista (nome escrito e símbolo) ou tridimensional (formatos de embalagem e características de produtos atrelados à marca), que são as formas como uma marca pode se apresentar.
Quando há a outorga de uso da marca em produtos a serem fabricados ou vendidos pela licenciada, é costumeiro que haja um procedimento de aprovação da licenciante quanto ao correto uso da marca, podendo incluir formulários e passos a serem seguidos. Também poderá ser regulado contratualmente o direito de a licenciante inspecionar os produtos, tanto em sua cadeia de produção quanto nos locais em que ele será comercializado, e solicitar amostras dos produtos com as marcas, de modo a averiguar se o uso de sua marca está de acordo com os padrões e formatos delimitados.
Por fim, mas não menos importante, é necessário que a licenciada inclua em todos os conteúdos nos quais utilizar a marca licenciada, inclusive em materiais de publicidade, a declaração de que a marca é de propriedade da licenciante.